Amici se manifesta no desafio En Banc no CAFC para Rosen

“A AIPLA alertou que a mudança da estrutura existente 'causaria incerteza significativa em uma área desafiadora da lei de patentes de design que tem funcionado razoavelmente bem há mais de 40 anos.'”

Esta semana, 10 amigos pesaram no Tribunal de Apelações do Circuito Federal dos EUA (CAFC) em uma rara revisão en banc da decisão do tribunal de janeiro de 2023 no caso LKQ Corporation v. Essa decisão confirmou uma decisão do Conselho de Apelação e Julgamento de Patentes (PTAB) de que a LKQ não conseguiu demonstrar, por meio de uma preponderância de evidências, que a patente de design da GM foi antecipada ou teria sido óbvia.

O recurso en banc pede ao CAFC que considere as duas questões a seguir:

“1. Se a abordagem rígida para avaliar a obviedade dos projetos sob In re Rosen, 673 F.2d 388, 391 (CCPA 1982) e Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc., 101 F.3d 100 (Fed Cir. 1996) é consistente com a interpretação da Suprema Corte de 35 USC § 103 em KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 US 398 (2007); e

2. Qual padrão, consistente com KSR e 35 USC §171, deve substituir o requisito atual de que um desafiante de patente identifique uma referência primária que seja basicamente igual ao projeto reivindicado como um pré-requisito para avaliar a obviedade e a limitação adicional que permite a modificação do referência primária somente se houver uma referência secundária que esteja “tão relacionada” com a referência primária que o aparecimento de certas características ornamentais em uma sugeriria a aplicação dessas características à outra.”

O chamado teste Rosen-Durling exige que, primeiro, sob In re Rosen (CCPA, 1982), os tribunais identifiquem uma referência do estado da técnica “cujas características de projeto sejam basicamente as mesmas do desenho reivindicado”. Em seguida, sob Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir., 1996)), se tal referência for identificada, o tribunal considerará se ela pode ser modificada com base em outras referências para surgir com “a mesma aparência visual geral do design reivindicado”.

A LKQ argumentou em sua petição para uma nova audiência en banc em março que o CAFC e seu tribunal antecessor têm aplicado uma “abordagem rígida” para determinar a obviedade das patentes de design há 40 anos, e que a decisão da Suprema Corte de 2007 no caso KSR International v. Inc. rejeitou expressamente tal abordagem.

O Circuito Federal finalmente disse em sua decisão de janeiro que “[nós], como painel, não podemos anular Rosen ou Durling sem uma diretriz clara da Suprema Corte”. Mas em junho, o tribunal concedeu a revisão en banc.

Seis dos 10 documentos apresentados na segunda-feira apoiam o LKQ, enquanto quatro foram apresentados em apoio a nenhuma das partes. Os resumos da Amicus em apoio à GM serão entregues até 12 de outubro de 2023.

A American Intellectual Property Law Association (AIPLA), não apoiando nenhuma das partes, disse que a “estrutura Rosen-Durling para avaliar a não obviedade no contexto de patentes de design está em conformidade com os princípios da KSR, fornecendo uma abordagem expansiva e flexível que deixa amplo espaço para os investigadores exercitar o bom senso, a lógica e o bom senso.” A AIPLA alertou que a mudança do quadro existente “causaria incerteza significativa numa área desafiadora da lei de patentes de desenhos e modelos que tem funcionado razoavelmente bem há mais de 40 anos”.

Apontando para as origens da abordagem KSR à obviedade, a AIPLA explicou que nada na KSR anula ou anula o teste de Rosen-Durling. O Supremo Tribunal no KSR observou que “as regras e os quadros analíticos estruturados não são problemáticos por si só, mas apenas se tornam problemáticos quando 'negam aos investigadores o recurso ao bom senso'”.

O documento dos Estados Unidos também pede ao tribunal que mantenha substancialmente a estrutura de Rosen-Durling, mas que esclareça a estrutura para substituir “a terminologia 'basicamente a mesma' de Rosen por uma linguagem que orienta o examinador ou outro investigador a perguntar se existe um ponto de partida adequado ou referência de base que tenha, em termos gerais, um efeito visual global semelhante ao desenho ou modelo reivindicado.”